平成19年論文式 特許法・実用新案法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
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[編集] 【問題Ⅰ】
在外者甲は、「新規物質α」(以下「発明イ」という。)を自ら発明し、発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願Ａ１をした後、その同盟国で発明イ及び発明イが除草効果を有する旨を刊行物Ｘに発表した。
甲は、その後、新たに「新規物質αを含有する除草剤」(以下「発明ロ」という。)を自ら発明したので、発明ロを明細書に追加するとともに、発明イ及びロを請求の範囲に記載して、出願Ａ１に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく国際出願Ａ２を英語でその同盟国にした。出願Ａ２は、その後、国際公開がされた。
一方、乙も、発明イを自ら発明し、発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願Ａ１の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願Ｂ１をした。
その後、乙は、自ら発明した発明ロを明細書に追加して、刊行物Ｘの発表の日後かつ出願Ａ２の国際出願日の前に、出願Ｂ１に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願Ｂ２をした。
その後、乙は、新規物質αの含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに、発明イ及びロを特許請求の範囲に記載して、出願Ａ２の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願Ｂ２に基づく特許法第４１条の規定による優先権のみを主張して特許出願Ｂ３をした。出願Ｂ３は、その後、出願公開がされた。
この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、「パリ条約の同盟国」は、日本国以外の国であり、いずれの出願も記載要件は満たされており、いかなる補正もなされておらず、いずれの優先権の主張も適法になされ、一度なされた優先権の主張は取り下げられていないものとする。
（１）
(イ)日本国の特許出願とみなされた出願Ａ２が取り下げられたものとみなされないための、日本国において甲がなすべきすべての手続について説明せよ。
(ロ)出願Ａ２に係る発明ロが、刊行物Ｘを引用例とする拒絶理由を有さないようにするための、①刊行物Ｘの発表に対する出願Ａ２の時期的関係、及び、②日本国において甲がなすべき手続について、それぞれ説明せよ。
（２）
出願Ａ２に係る発明イ及びロが、乙による出願を引用例とする特許法第２９条の２の規定に基づく拒絶理由を有するか否かについて、それぞれ理由とともに説明せよ。
（３）
(イ)甲による出願又は刊行物Ｘを引用例として、出願Ｂ３が拒絶される場合に想定される拒絶理由を、発明イ及びロそれぞれについて、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。
(ロ) (イ)で挙げた拒絶理由が通知された場合、出願Ｂ３が拒絶されることを回避するために乙がなし得る手続について説明せよ。
【１２０点】
[編集] 【問題Ⅱ】
甲及び乙は、請求項が１のみの特許権Ａを共有しており、丙は、特許権Ａの全範囲について設定登録を行った専用実施権者である。
同業者である丁は、特許権Ａに係る特許出願の日後、特許権Ａに係る特許発明の技術的範囲に属することが明らかな製品の製造、販売の準備に着手した。丙は、そのことを知り、丁に警告を行った。
これに対して、丁は、甲及び乙を被請求人として新規性欠如のみを無効理由とする特許無効審判を請求し、その請求書において、特許権Ａに係る特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物Ｘに記載された発明と同一である旨の主張を行った。
この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、（１）及び（２）は、それぞれ独立しているものとする。
（１）
(イ) 丁による特許無効審判の請求に対し、専用実施権者として審判手続に関与するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
(ロ) 丁が請求した特許無効審判において、特許を無効にすべき旨の審決がなされた直後に、乙と丙が、特許権Ａについての乙の持分の全部を丙に譲渡する旨の契約を締結した場合、特許権Ａに係る特許を維持するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
（２） 丁が請求した特許無効審判において、審判請求は成り立たない旨の審決がなされた直後に、丁は、特許権Ａに係る特許出願前に頒布された刊行物Ｙを入手した。刊行物Ｙに、①特許権Ａに係る特許出願当時の技術常識を示すものであって刊行物Ｘに記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載されている場合、及び②特許権Ａに係る特許発明と同一の発明が記載されている場合のそれぞれについて、刊行物Ｙを証拠として用いて特許権Ａに係る特許を無効にするために、丁が特許法上とり得る対応をその理由とともに説明せよ。
【８０点】
[編集] 【論点】（問題Ⅰ）
時期を前後して出願された、パリ条約による優先権主張を伴う国際特許出願及び累積的な優先権主張を伴う特許出願の特許性についての理解を問う。
1．国際出願に関する特例等
・日本語による翻訳文、在外者の特許管理人、出願審査の請求
・発明の新規性の喪失の例外
2．特許性の判断
・特許要件（特許法第２９条の２、第２９条等）
・パリ条約による優先権主張の効果
・国内優先権主張の基礎とした出願が優先権主張を伴う場合の取扱い
3．拒絶理由通知への対応
・特許請求の範囲についての補正
・意見書による主張
[編集] 【論点】（問題Ⅱ）
特許無効審判の手続に関与するための専用実施権者による対応及び特許無効審判の審決がなされた場合の当事者による対応についての理解を問う。
１．専用実施権者による対応
・参加
２．特許権の共有者による対応
・特許権の譲渡
・審決取消訴訟の提起（共有者単独での訴訟提起の可否）
３．審判請求人による対応
・審決取消訴訟の提起（新たな証拠の提出の可否）
・新たな特許無効審判の請求
